近日,美國專利商標局(USPTO)專利審判與上訴委員會(PTAB)公布了第8期“修改動議(MTA)”研究報告,其中包括從2019年3月15日到2023年3月31日的最新信息。該研究分析了所有MTA,包括試點前和試點項目中的動議。自2012年10月1日以來,在469項修改專利權利要求的動議中,83%(391項)被駁回;10%(47項)被批準;7%(31項)被部分批準。
根據USPTO的一份新聞稿,今年的報告“提供了迄今為止有關試點項目的最全面數據,包括按技術分類的MTA”。PTAB的《美國發明法案(AIA)》程序MTA試點項目可追溯到2019年3月,當時專利局在《聯邦公報》上發布了試點項目通知,宣布專利所有人可向PTAB本身尋求關于MTA的初步指導。該試點項目還為專利所有人提供機會,使其能夠在上訴人(petitioner)提出反對原MTA的辯護狀后提交修改后的MTA。自試點項目啟動以來,USPTO已2次延長該項目的終止日期,目前該項目將持續到2024年9月16日。今年5月,專利局在《聯邦公報》上發布了征求意見稿(RFC),征求公眾對試點項目的意見,并表示正在考慮是否將該項目永久化。意見征求稿還就PTAB是否有權在MTA程序中主動提出可專利性問題征求意見。根據美國聯邦巡回上訴法院2022年對Hunting Titan訴Dyna Energetics Europe案的裁決,PTAB沒有責任在MTA程序中主動提出可專利性問題。然而,聯邦巡回上訴法院也擔心限制PTAB在MTA實踐中提出此類問題的能力會破壞AIA重新審查早期決定的意圖。-在試點項目期間進行的2832項審判(包括已完成的審判和待決審判)中,專利所有人在264項審判中要求修改權利要求。-在試點項目期間完成的220項審判中,PTAB對134項MTA的實質問題作出了裁決,未對71項的實質問題作出裁決,研究報告解釋了其中的各種原因。-在對實質問題作出了裁決的134項試點MTA中,24%的案件中至少有一項權利要求獲準替代,而在試點前的MTA中,14%的案件中至少有一項權利要求獲準替代。-在專利所有人提出的被駁回的替代權利要求中,有54%是因為上訴人履行了證明不具備專利性的責任,19%是因為專利所有人未能滿足法律法規的要求,27%是因為這2種原因。在專利所有人提交的264項試點MTA中,88%項請求PTAB提供初步指導。就技術而言,264項目申請中有137件(52%)關于電氣/計算機專利權利要求。根據去年的MTA研究,截至2022年3月,專利所有人在MTA試點項目期間的成功率已降至25%,而截至2020年12月,請求初步指導或修改MTA申請或兩者兼而有之的專利所有人的成功率為36%。在試點之前,成功率為14%。USPTO關于PTAB統計數據的專門網頁上還提供了試點前MTA已完成審判的其他數據。